Лицензионный договор на товарный знак: условия и регистрация в Роспатенте

О чем речь? Компания хочет разрешить партнёру использовать свой товарный знак, но не готова продавать права на бренд полностью. Как оформить сделку так, чтобы знак остался в собственности, а партнёр получил законное право его использовать? Лицензионный договор на товарный знак решает именно эту задачу — закрепляет условия использования бренда, размер вознаграждения и границы контроля правообладателя.

Для кого? Статья пригодится владельцам брендов, франчайзи, продавцам на маркетплейсах и специалистам, которые готовят договор для регистрации. Какие условия обязательно включить в текст договора, сколько стоит регистрация в Роспатенте и что грозит за использование знака без документа? Ответы — ниже, с практическими нюансами для разных ситуаций.

Что такое лицензионный договор на товарный знак и чем он отличается от отчуждения бренда

Лицензионный договор на товарный знак — это соглашение, по которому владелец бренда разрешает другому лицу использовать знак на определённых условиях. Товарный знак — одно из средств индивидуализации, наряду с фирменным наименованием и коммерческим обозначением.

Источник: Zivica Kerkez / shutterstock.com

В быту его часто называют торговой маркой, хотя это не совсем точный термин. Владельца знака называют лицензиаром, партнёра, который получает право использования, — лицензиатом. Права на сам знак при этом остаются у лицензиара: партнёр получает только разрешение на использование в согласованных рамках, а не право собственности.

Чем лицензия отличается от отчуждения товарного знака

Договор отчуждения передаёт исключительное право на товарный знак полностью и навсегда. Новый владелец сам решает, как использовать знак и кому передавать права дальше — это один из способов распоряжения исключительным правом, наряду с залогом и переходом права по договору отчуждения.

Лицензионный договор такой передачи не предполагает: знак остаётся собственностью лицензиара, а лицензиат использует его в соответствии с условиями, прописанными договором. Право использования переходит к партнёру не по праву собственности, а по договору.

Выбор между лицензией и отчуждением зависит от цели сделки. Если владелец бренда хочет сохранить контроль над знаком и получать регулярные платежи за его использование, подходит лицензионный договор. Полная передача прав нужна редко — обычно при продаже бизнеса целиком.

Исключительная, неисключительная лицензия и сублицензия — что выбрать

Неисключительная лицензия позволяет лицензиару заключать похожие договоры с другими партнёрами. Такой вариант подходит для сети дилеров или франчайзи, которым знак нужен параллельно.

Исключительная лицензия закрепляет право использования только за одним лицензиатом — даже сам лицензиар теряет возможность использовать знак тем же способом, если это прямо не оговорено. Сублицензия позволяет лицензиату передать часть полученных прав третьему лицу, но только с письменного согласия правообладателя и в границах собственных прав по основному договору.

Читайте также!

Право послепользования в патентном праве: условия, риски и практика

Подробнее

Товарный знак не стоит путать с патентом на изобретение, промышленный образец или полезную модель, а также с программами для ЭВМ. У каждого из этих объектов — свой автор или правообладатель, и все они защищены законом по-разному, в зависимости от вида.

Патентование изобретений и образцов регулируется отдельно от регистрации товарных знаков. Права на оригинальный рисунок логотипа охраняются нормами авторского права отдельно от товарного знака, хотя оба объекта нередко связаны с одним брендом и защита строится по разным правовым основаниям.

Когда нужен лицензионный договор и что будет, если его не заключить

Лицензионный договор нужен всегда, когда бренд использует не только его владелец. Отсутствие договора создаёт риски для обеих сторон сделки — и для лицензиара, и для лицензиата.

Типичные ситуации, когда бизнесу нужен лицензионный договор

Есть несколько распространённых сценариев, при которых компании заключают лицензионный договор на товарный знак:

• партнёрская сеть дилеров или дистрибьюторов продаёт товар под чужим брендом;
• франчайзи открывает точку под известным названием;
• производитель выпускает продукцию по заказу другой компании и маркирует её чужим знаком;
• продавец размещает товар на маркетплейсе под брендом поставщика;
• связанные компании внутри одной группы используют общий знак.

В каждом из этих случаев партнёр получает право использовать чужой знак только на основании договора. Без него использование знака считается незаконным, даже если стороны действуют по устной договорённости.

Почему устного согласия или переписки недостаточно

Переписка в мессенджере, письмо или устное разрешение владельца бренда не заменяют лицензионный договор. Закон требует письменной формы для передачи права использования товарного знака. Без оформленного договора партнёр не сможет подтвердить законность использования знака перед контрагентами, маркетплейсом или проверяющими органами.

Источник: Lee Charlie / shutterstock.com

Что грозит за использование товарного знака без договора и регистрации

Использование чужого знака без договора признаётся нарушением исключительного права. Правообладатель вправе потребовать прекратить использование знака и выплатить компенсацию. Споры о нарушении прав по договорам, заключённым на территории Российской Федерации, рассматривает арбитражный суд.

Судебная практика по таким делам обширна: правообладателю проще доказать нарушение, если договор оформлен и зарегистрирован. Возможны также вопросы со стороны налоговой — платежи за использование бренда без договора нельзя учесть как законные расходы.

Маркетплейсы блокируют карточки товаров, если продавец не подтвердил право на бренд документом. Чтобы сделать договор действительным для третьих лиц, его регистрируют в Роспатенте.

Важно! Незарегистрированный в Роспатенте лицензионный договор считается незаключённым для третьих лиц — партнёр не сможет ссылаться на него в споре с площадкой или контрагентом, пока регистрация не пройдена.

Какие условия обязательно нужно включить в лицензионный договор на товарный знак

У лицензионного договора есть свои особенности. Раздел о предоставлении права использования знака должен содержать ряд обязательных условий — общие требования к таким договорам закреплены в ГК РФ. Без них договор между двумя сторонами считается незаключённым или создаёт риски для обеих сторон. Стороны вправе включить в договор и иные условия, если они не противоречат закону.

Данные и реквизиты сторон

Сторонами договора выступают юридические лица или индивидуальные предприниматели. Договор указывает полное наименование лицензиара и лицензиата, их контакты, данные о государственной регистрации каждой стороны и реквизиты для расчётов. Если стороной выступает предприниматель, вносятся его паспортные данные и ИНН.

От лица, являющегося правообладателем товарного знака, договор вправе подписать уполномоченный представитель. Вся эта информация нужна для регистрации договора в Роспатенте и для оформления платежей.

Точное описание товарного знака и номер свидетельства

Предмет договора — право использования конкретного товарного знака, поэтому в тексте приводится указание на номер свидетельства и дата его выдачи. Указывается словесное, изобразительное или комбинированное обозначение — так, как оно зарегистрировано. Точное описание знака имеет значение: без него договор невозможно однозначно связать с конкретным объектом интеллектуальной собственности.

Перечень товаров и услуг по МКТУ

Договор перечисляет классы Международной классификации товаров и услуг, по которым лицензиат получает право пользования знаком, — классы указывают по правилам действующей редакции МКТУ. Такие классы охватывают как товары, так и сферу обслуживания клиентов.

Читайте также!

Использование товарного знака без разрешения правообладателя: ответственность и последствия

Подробнее

Лицензия может охватывать все зарегистрированные классы или только часть из них. Если партнёр продаёт лишь часть ассортимента, разумно ограничить договор соответствующими классами.

Способы использования товарного знака

Стороны прописывают, как именно лицензиат вправе использовать знак: на товарах, упаковке, в рекламе, в том числе в коммерческих предложениях, на вывеске, в доменном имени, на маркетплейсах.

К договору можно оформить приложения: образец использования знака на упаковке, макеты рекламных материалов. Чем точнее описаны способы использования, тем сложнее партнёру выйти за границы разрешённого объёма прав.

Территория действия лицензии

Договор определяет территорию, на которой лицензиат вправе использовать знак — один регион России, страна или несколько стран. Ограничение территории защищает лицензиара от конкуренции между собственными партнёрами и позволяет строить сеть с чётким разделением зон ответственности.

Срок действия договора

Срок лицензии не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак. Стороны вправе установить любой срок в этих пределах — от нескольких месяцев до одного года и дольше, вплоть до максимального. В связи с истечением срока действие лицензии можно продлить дополнительным соглашением.

Источник: khunkornStudio / shutterstock.com

Вознаграждение и порядок выплаты роялти

Договор фиксирует размер вознаграждения и порядок его выплаты — фиксированная сумма, периодические платежи либо процент от выручки лицензиата. Право использования знака предоставляется на возмездной или безвозмездной основе. Отсутствие условия о цене в возмездном договоре ведёт к признанию его незаключённым, поэтому размер и сроки выплат прописывают всегда, даже при символическом вознаграждении.

Условия контроля качества

Лицензиар вправе прописать в договоре требования к качеству товаров или услуг, реализуемых под этим брендом. Такие условия формируют правовую базу для защиты интересов лицензиара и репутации знака: партнёр не сможет выпускать продукцию низкого качества под чужим именем. Договор может предусматривать право лицензиара проверять соблюдение стандартов.

Право на сублицензирование

Если лицензиат планирует передавать право использования знака дальше, это условие прописывается отдельно. По умолчанию сублицензия допускается только с письменного согласия правообладателя, если иное прямо не предусмотрено договором. Договор может заранее разрешить сублицензирование или полностью его исключить.

Права и обязанности сторон, ответственность и расторжение договора

Договор описывает обязанности лицензиара — предоставить право использования и не препятствовать ему, и обязанности лицензиата — использовать знак в согласованных границах и вовремя платить роялти. Нарушение любого существенного пункта договора даёт основание для расторжения.

Читайте также!

Расторжение лицензионного договора: как разорвать контракт без потерь

Подробнее

Стороны вправе расторгнуть договор в любое время по взаимному согласию: нарушение условий контроля качества, просрочка платежей, использование знака за пределами разрешённой территории или способов.

Как зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте и сколько это стоит

Лицензионный договор на товарный знак подлежит государственной регистрации в Роспатенте — Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Все обращения по регистрации адресованы именно этой службе. Специалисты в сфере интеллектуальной собственности рекомендуют регистрировать договор сразу после подписания.

Без регистрации в этой системе право использования знака не действует в отношении третьих лиц, даже если сам договор подписан сторонами.

Какие документы нужны для регистрации

Для регистрации потребуется заявление, сам договор или уведомление о заключении договора, документ об уплате пошлины и доверенность, если заявление подаёт представитель. К заявке можно приложить дополнительные приложения к договору. Дополнительно может понадобиться перевод документов, составленных на иностранном языке.

Как проходит процедура регистрации: этапы

Процедура регистрации лицензионного договора включает несколько последовательных шагов:

1. подготовка заявки и комплекта документов;
2. уплата государственной пошлины;
3. подача заявления в Роспатент лично, по почте или через личный кабинет;
4. проверка документов экспертизой;
5. внесение сведений о лицензии в государственный реестр товарных знаков по результатам экспертизы.

После внесения записи в реестр лицензиату выдаётся уведомление о регистрации. С этого момента право использования знака действует и для третьих лиц — партнёров, маркетплейсов, проверяющих органов.

Сколько стоит и сколько длится регистрация

Стоимость регистрации складывается из пошлины и, при необходимости, оплаты услуг патентных поверенных. Размер пошлины зависит от количества товарных знаков и классов МКТУ в договоре. Рассмотрение заявления обычно занимает несколько месяцев. Точную сумму пошлины и актуальные реквизиты для оплаты стороны уточняют непосредственно перед подачей заявления, поскольку тарифы периодически меняются.

Какие ошибки чаще всего приводят к отказу

Отказ в регистрации связан обычно с неполным комплектом документов, ошибками в реквизитах сторон, неточным описанием знака или классов МКТУ. По заключению эксперта Роспатента заявку могут вернуть на доработку, если данные не совпадают со свидетельством. Ошибки в оплате пошлины тоже приводят к приостановке рассмотрения заявления.

Что делать, если Роспатент отказал в регистрации

При получении отрицательного решения Роспатента заявитель вправе устранить замечания и подать документы повторно. Роспатент указывает конкретную причину отказа в уведомлении, поэтому стороны договора видят, что именно нужно исправить — реквизиты, описание знака или комплект документов. Повторная подача возможна без ограничения по количеству попыток.

На что обратить внимание в особых ситуациях: франшиза, маркетплейсы, налоги, проверка контрагента

Лицензионный договор на товарный знак применяется в разных сценариях бизнеса. Каждая ситуация добавляет свои практические нюансы. Актуальный обзор судебной практики по спорам о товарных знаках помогает сторонам заранее оценить типичные риски.

Лицензия, франшиза и сублицензия: как не перепутать

Франшиза, точнее договор коммерческой концессии, включает лицензию на товарный знак как часть более широкого пакета прав — вместе с деловой репутацией, секретами производства и стандартами ведения бизнеса.

Читайте также!

Маркировка товаров: что это такое, как работает и зачем нужна

Подробнее

Партнёр перенимает не только знак, но и всю модель ведения деятельности. Лицензионный договор передаёт только право использования знака и ничего больше. Сублицензия — это передача части прав от лицензиата третьему лицу в границах уже полученной лицензии.

Лицензионный договор для продажи на маркетплейсах

Продавец, который размещает товар под чужим брендом, обязан подтвердить площадке право на использование знака. Для этого подходит зарегистрированный лицензионный договор или отдельное разрешение правообладателя, оформленное в письменной форме.

В договоре разумно прямо упомянуть способ использования знака на маркетплейсах — иначе площадка может потребовать дополнительное подтверждение.

Налоговые последствия лицензионных платежей

Роялти по лицензионному договору лицензиат учитывает как расход, а лицензиар — как доход. Такой учёт возможен только при наличии зарегистрированного договора и документов, подтверждающих фактическую выплату вознаграждения. Безвозмездная лицензия между связанными лицами требует отдельной оценки налоговых последствий.

Что проверить лицензиату перед подписанием договора

Перед подписанием партнёру важно убедиться, что знак действительно зарегистрирован и срок его действия не истёк.

Источник: Apichatn / shutterstock.com

Полезно заказать поиск по реестру у патентного поверенного и сверить данные о правообладателе, а при сомнениях в чистоте прав — получить консультацию специалиста. Стоит также проверить, нет ли обременений — залога знака или уже выданных исключительных лицензий на те же классы.

Что проверить правообладателю перед выдачей лицензии

Правообладателю важно оценить репутацию будущего партнёра, его опыт в схожей сфере деятельности и возможности соблюдать стандарты качества. Разумно заранее определить территорию, способы использования и условия контроля — эти параметры проще прописать в договоре до подписания, чем согласовывать по ходу сотрудничества.

Чек-лист перед регистрацией лицензионного договора

Перед подачей документов в Роспатент полезно свериться с коротким списком:

• реквизиты сторон совпадают с учредительными документами;
• номер свидетельства и классы МКТУ указаны верно;
• прописаны территория, срок и способы использования знака;
• указан размер и порядок выплаты вознаграждения;
• пошлина уплачена по актуальным реквизитам;
• комплект документов полный и подписан обеими сторонами.

Такая проверка снижает риск отказа и ускоряет прохождение экспертизы в Роспатенте.

Часто задаваемые вопросы о лицензионном договоре на товарный знак

Можно ли использовать товарный знак без лицензионного договора?

Нет, использование чужого знака без договора признаётся нарушением исключительного права. Правообладатель вправе потребовать прекратить использование и выплатить компенсацию.

Читайте также!

Оценка стоимости товарного знака: методы и порядок проведения

Подробнее

Что происходит с лицензией при продаже товарного знака новому владельцу?

Лицензионный договор сохраняет силу и после смены правообладателя. Новый владелец знака становится лицензиаром на оставшийся срок действия договора.

Нужно ли регистрировать изменения к уже зарегистрированному договору?

Да, любые изменения условий — территории, срока, способов использования — регистрируются в Роспатенте отдельно. Незарегистрированные изменения не действуют для третьих лиц.

Можно ли заключить безвозмездный лицензионный договор?

Да, закон допускает безвозмездную лицензию между определёнными категориями сторон, если право использования предоставляется без вознаграждения прямо по условиям договора. Такой договор всё равно подлежит регистрации и требует чёткого описания условий использования.

Чем лицензионный договор отличается от договора коммерческой концессии?

Концессия передаёт не только право на знак, но и весь комплекс прав для ведения бизнеса — деловую репутацию, ноу-хау, стандарты работы. Лицензионный договор ограничивается только правом использования товарного знака.

Источник изображения в шапке статьи: khunkornStudio / shutterstock.com