Селлеры начали массово получать уведомления «Нарушение товарного знака» с последующей блокировкой товаров. Такое извещение приходит всем, кого маркетплейс считает продавцом контрафакта.
Если вы селлер на Wildberries или Ozon (или только планируете запускаться) ― эта статья для вас. Потратьте 7 минут на чтение ― и сможете избежать штрафов и блокировок из-за банального незнания законов РФ или нововведений на онлайн-маркетах.
Как вы можете стать монополистом на Wildberries и Ozon и получить до 5 млн. руб. с конкурентов?
Не поверите, но в этом вам поможет… закон. Не махинации, подпольные схемы и уловки, а банальное знание законов в области интеллектуальной собственности.
Вы можете возразить, что монополия ― это, вообще-то, незаконно. Иначе зачем бы государство создавало ФАС (Федеральную антимонопольную службу)?
Но легальная монополия все же существует.
Чтобы стать монополистом на маркетплейсе (и за его пределами в том числе) нужно зарегистрировать товарный знак. Это одно простое действие, которое избавляет селлера от:
- внезапных судов и штрафов за нарушение чужих интеллектуальных прав;
- конкурентов, которые копируют ваш онлайн-магазин / карточки товара / название / логотип.
За использование вашего товарного знака конкуренту грозит штраф до 5 млн. руб. Также он будет обязан удалить все скопированные карточки товаров, украденное название и логотип, а также уничтожить контрафактную продукцию за свой счет.
Вот одна история из нашей практики.
В июне 2022 года к нам обратился доверитель, которому потребовалась помощь в регистрации его собственного бренда «OSTRO» и «OSTROSHOP». Он занимается продажей ножевых изделий на Wildberries.
Возможно, предприниматель еще долго бы откладывал поход в патентное бюро, однако жизнь внесла свои коррективы: его конкурент зарегистрировал товарный знак «OSTRO» на себя и планирует с его помощью отнять бизнес.
Промедление, которое стоило дорого
Наши эксперты ознакомились с делом, разработали стратегию действий и дали рекомендации по выходу из сложившейся ситуации. Однако клиент решил, что действовать на опережение он не будет и поставил вопрос на паузу.
Но уже в конце августа 2022 года доверитель снова посетил наш офис с просьбой как можно скорее помочь с решением его проблемы, присвоив ей самый срочный статус. Причиной такой спешки стали многочисленные претензии о нарушении интеллектуальных прав, а также требование выплатить 6 млн. руб. в качестве компенсации, которые поступали в адрес нашего доверителя от конкурента.
Каких-либо готовых документов для решения задачи у клиента не было. Наши эксперты подготовили полный пакет документов с нуля.
Для острой проблемы мы нашли решение
В качестве главного направления действий было выбрано оспаривание товарного знака оппонента в Палате по патентным спорам Роспатента. Мы указали на тот факт, что товарный знак конкурента в точности повторяет обозначение, ранее используемое нашим доверителем для маркировки ножевых изделий. Более того, товарный знак является сходным с названием интернет-магазина доверителя. Исходя из этого, мы настаивали на том, что действия оппонента по регистрации товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции.
Одновременно с процедурой оспаривания товарного знака конкурента, была подана заявка на регистрацию собственного товарного знака «OSTRO».
«Не верю!»
На этапе оспаривания в Роспатенте результат достигнут не был – поскольку доверитель не осуществлял традиционную рекламную кампанию своей продукции и магазина. Речь идет о рекламе по радио, телевидению и в печатных СМИ. Ввиду этого, доказать широкую известность товарного знака среди потребителей не удалось. Не убедили Роспатент и показатели продаж, согласно которым стоимость реализованной продукции превысила 43 млн. рублей.
Следующим этапом стало оспаривание решения Роспатента в Суде по интеллектуальным правам с выделением вопроса о недобросовестной конкуренции в отдельное производство. Суд также указал, что оснований для констатирования широкой известности магазина и продукции доверителя среди потребителей не имеется.
Деталь, которая все изменила
Рассмотрев все материалы и доводы сторон, суд, все же, согласился с тем, что действия ответчика, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «OSTRO», являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции и статье 10 ГК РФ.
Суд указал, что с учетом представленных доказательств вероятность случайности совпадения спорного товарного знака с доминирующей частью обозначений, использовавшихся нашим доверителем задолго до даты приоритета спорного знака, совершенно очевидно исключена.
Важнейшим фактором в принятии решения стало то, что юристы убедили суд принять электронную переписку в социальной сети ВКонтакте в качестве надлежащего доказательства осведомлённости ответчика о предшествующей деятельности нашего доверителя, а также наличии бизнес-противоречий.
Решением суда требования доверителя удовлетворены.
Указанное решение станет основанием для аннулирования товарного знака оппонента и позволит доверителю зарегистрировать собственный товарный знак, в развитие которого было вложено большое количество ресурсов.
Кроме того, доверитель сможет выиграть судебные споры, связанные со взысканием с него компенсаций за использование товарного знака оппонента, который тот успел инициировать. Общий срок проекта превысил один год. Работа над ним продолжается.
Можно ли было избежать этой ситуации? Однозначно ― да.
Если бы существовала машина времени, наш доверитель не задумываясь вернулся бы в прошлое, не пожалел 50-70 тыс. руб. на регистрацию товарного знака и не имел бы направленных против себя исковых заявлений на сумму в 6 млн. руб.
Что селлеру нужно знать про товарный знак?
Товарный знак (его еще называют «бренд», «торговая марка») ― это средство индивидуализации товаров или услуг производителя.
То есть это обозначение, под которым предприниматель выпускает продукцию или оказывает услуги. В качестве товарного знака может выступить название или логотип, а в некоторых случаях даже фирменный цвет или звук.
Чтобы ваш товарный знак был официально зарегистрирован, нужно подать соответствующее заявление в патентное ведомство (Роспатент).
Эксперты проверят ваш товарный знак на оригинальность и соответствие нормам закона и морали. Если у Роспатента не будет возражений по поводу вашего бренда ― он выдаст вам свидетельство о регистрации товарного знака. С этого момента вы получаете исключительное право на бренд. Это значит, что никто кроме вас не сможет использовать ваш товарный знак в такой же сфере деятельности, как и у вас.
Вот примеры свидетельств о регистрации бренда, которые мы получили для наших доверителей в этом году:
А теперь пару слов о том, как защита интеллектуальных прав работает на практике:
Один предприниматель открыл магазин одежды и назвал его «Снежинка». После регистрации бренда он получил исключительное право на это название. Поэтому, когда в Роспатент обратился второй предприниматель, который тоже хотел зарегистрировать название «Снежинка» для своего магазина одежды, патентное ведомство ему отказало.
Следом в Роспатент пришел третий предприниматель, чтобы зарегистрировать бренд «Снежинка». Роспатент ответил ему положительно и выдал свидетельство. А все потому, что третий предприниматель так назвал клининговую фирму. Названия находятся в разных сферах бизнеса (и классах МКТУ), поэтому не пересекаются и не вводят потребителей в заблуждение.
А теперь вернемся к маркетплейсам.
Только представьте, сколько одинаковых названий магазинов можно найти на просторах Wildberries или Ozon. А все потому, что раньше онлайн-площадки не особо строго следили за интеллектуальной собственностью и часто закрывали глаза на подобные ситуации.
Те предприниматели, кто пошустрее, уже начали подавать заявки на регистрацию товарного знака, чтобы оставить конкурентов с аналогичным названием ни с чем.
Другие же ничего не знают о важности регистрации и продолжают развивать свой бренд и вкладывать в него деньги, даже не подозревая о том, что уже через несколько месяцев им придется сменить название. И хорошо, если это произойдет по договоренности сторон, а не через суд и блокировку магазина на маркетплейсе.
Согласно закону РФ, штраф за нарушение чужих интеллектуальных прав варьируется от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. Поэтому, скопировать чье-то название или логотип и под ним работать на маркетплейсах ― не самая лучшая идея.
Что будет, если продавать продукцию под чужим товарным знаком на маркетплейсах?
С тем, что работать под чужим названием на онлайн-площадках нельзя, мы уже разобрались. А как быть с товарами?
Часто бывает так:
Селлер закупает продукцию у своего оптовика. Оптовик реализует товар под чужим товарным знаком. Имеет ли он право продавать этот товар? Не будет ли потом претензий и штрафов от правообладателя? Кто будет отвечать за нарушение?
Если вы думаете, что отвечать будет оптовик, то вы ошибаетесь. В 90% случаев правообладатель предъявляет претензии магазину, который незаконно реализует его товар.
Как себя обезопасить?
Обязательно проверяйте у своего оптовика (поставщика) наличие свидетельства на товарный знак либо лицензионного соглашения с правообладателем.
Если все необходимые документы есть ― вы обезопасили свой бизнес от внештатных ситуаций и контрафактного товара. А если их нет ― лучше не продолжать сотрудничество. В противном случае вам грозит:
- штраф от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. за несанкционированное использование товарного знака;
- штраф в 2-кратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак или 2-кратная стоимость права использования этих объектов;
- требование правообладателя изъять товар из продажи;
- требование уничтожить весь контрафактный товар за свой счет.
Нужно ли получать разрешение на продажу товара от российского правообладателя?
Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию:
Вы нашли поставщика товара в пределах России. Ваш поставщик ― правообладатель, есть все подтверждающие документы. Нужно ли в таком случае брать согласие на использование его товарного знака для продаж на маркетплейсах?
Нет. Если товар был введен в оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем.
То есть, если вы обратились напрямую к производителю напитков «Черноголовка» и закупили у него оптом небольшую партию ― его право на товарный знак исчерпано.
Теперь вы можете свободно продавать напитки на маркетплейсе под этим брендом. Никаких правонарушений вы не совершите. Главное, сохраните документы, подтверждающие факт покупки партии товара. Это может быть, например, договор поставки или накладная.
Нужно ли получать разрешение на продажу товара от зарубежного правообладателя?
Давайте рассмотрим несколько возможных ситуаций.
- Товарный знак правообладателя зарегистрирован в России.
В данном случае без разрешения правообладателя товары бы не поступили на территорию нашей страны. А при попытке нелегального ввоза через таможню продукция была бы конфискована.
Так исполняется закон о запрете параллельного импорта товаров в нашу страну. При этом, правообладатель может самостоятельно регулировать поставки товаров в Россию и вести продажи через официальных дистрибьюторов. Следовательно, вам нужно приобрести товар у одного из дилеров и сохранить документы, подтверждающие покупку. - Товарный знак правообладателя зарегистрирован в России, но на стороннее лицо.
Так бывает, когда совпадают два названия. Например, французская компания производит крем для рук «Hands» и решает выйти на российский рынок. Для этого правообладателю нужно получить свидетельство о регистрации товарного знака «Hands» в России.
В ходе выполнения предварительной проверки товарного знака выясняется, что в России уже есть зарегистрированный бренд «Hands», который принадлежит российской косметической компании.
Выходит, что французская фирма не может легально ввезти свой крем на территорию России. Нужно либо получить лицензию от нашей отечественной компании, либо аннулировать ее товарный знак через суд.
Получается, что любой товар под этим названием, ввезенный в Россию, будет нарушать права отечественного бренда и считаться контрафактом. - Товарный знак иностранного правообладателя не зарегистрирован в России.
Иногда случается так, что иностранный производитель не зарегистрировал товарный знак в России. А это значит, что любой желающий может приобрести товар и ввезти его на территорию нашей страны беспрепятственно.
В такой ситуации важно проявить бдительность и регулярно проверять наличие товарного знака правообладателя в России, иначе можно «попасть» на немалый штраф от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Как селлеру избежать штрафов до 5 млн.руб. на маркетплейсе?
С товарными знаками на продукции мы уже разобрались. Теперь давайте поговорим о товарном знаке самого селлера. Зачем он нужен и как поможет защитить бизнес?
Товарный знак селлера ― это его логотип и название магазина, под которым он ведет коммерческую деятельность. По этому обозначению его узнают покупатели.
Часто в своем офисе мы слышим подобные истории:
Селлер создает свой магазин, придумывает крутое название, заказывает у дизайнера логотип и карточки товара и начинает работать. Постепенно магазин раскручивается, появляются постоянные покупатели. Онлайн-магазин начинают искать по названию, так как бренд становится популярным.
Такой успех не может пройти мимо конкурентов. Самые «предприимчивые» из них просто копируют магазин. Один-в-один, без какой-либо фантазии. Часть клиентов перетекает к недобросовестному конкуренту и селлер проседает в доходе.
Можно ли наказать конкурента?
Да, если у вас зарегистрирован товарный знак. Вы можете написать в техподдержку маркетплейса, предоставить скан свидетельства о регистрации товарного знака и обидчик будет заблокирован.
А еще вы можете подать на конкурента в суд.
Предварительно зафиксируйте факт нарушения ваших интеллектуальных прав. Это могут быть скрины онлайн-магазина конкурента, заверенные нотариально. Дополнительно вы можете провести контрольную закупку у нарушителя с фиксацией этого факта (сохраните чеки). В этом случае, помимо блокировки страницы на маркетплейсе и выплаты штрафа самой площадке, конкурента обяжут выплатить вам компенсацию. А это от 10 тыс. руб до 5 млн. руб (по решению суда).
Но это еще не все, от чего может уберечь зарегистрированный бренд.
Теперь представьте другую ситуацию:
Вы придумали название, запустили свой магазин на маркетплейсе, стали раскручиваться, как вдруг ВАС заблокировали за нарушение чужих интеллектуальных прав.
Вы конечно же думаете, что это какая-то ошибка. А маркетплейс настойчиво требует оплатить штраф. А еще вас вызывают в суд за незаконное использование чужого бренда.
Вы все ждете, пока этот кошмарный сон закончится и все поймут, что вы не виноваты. Но этого не происходит. Вы действительно нарушили чужие интеллектуальные права, хоть и не намеренно.
А произошло это вот как.
Одно и то же название пришло в голову вам и еще одному предпринимателю. Только он зарегистрировал его в Роспатенте, прежде чем начать продавать на маркетплейсах, а вы ― нет.
Тот факт, что вы не знали о существовании одноименного магазина не снимает с вас ответственность за правонарушение. Платить все равно придется. А еще нужно будет потратиться на ребрендинг (новое название, логотип, дизайн карточек и т.д.).
Как видите, селлеру в любом случае нужна регистрация товарного знака. Лучше это сделать сразу, до выхода на маркетплейс, чтобы не рисковать своим магазином, не получить блокировку и не получить приглашение в суд.
Как проверить товарный знак самостоятельно?
Если вы решили зарегистрировать товарный знак в Роспатенте, рекомендуем вам сделать предварительную проверку бренда.
Она покажет, есть ли сходные с вашим обозначения среди уже зарегистрированных брендов. Если такие найдутся ― Роспатент откажет вам в регистрации. Пошлины, уплаченные за регистрацию товарного знака не возвращаются.
Вам придется придумать новое название или внести в него изменения, чтобы бренд стал уникальным. После этого повторить попытку регистрации товарного знака.
Проверка бренда позволяет вам сэкономить время и деньги на уплату госпошлин.
Сделать проверку можно самостоятельно или в патентном бюро.
Кстати, у нас в «Институте Инноваций и Права» проверка товарного знака на возможность регистрации происходит бесплатно.
Но если вы хотите сделать все своими руками, тогда вот вам подробная инструкция:
Каждый предприниматель может самостоятельно проверить свой товарный знак на возможность регистрации. Для этого воспользуйтесь, например, специальными онлайн-сервисами, которые есть в открытом доступе в сети Интернет. Сервисы могут быть как бесплатные, так и платные.
Для проведения поиска введите название бренда, уточните классы МКТУ и получите результат.
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) – это список товаров и услуг, разделенных по классам, который принят в большинстве стран мира. Подбирать классы МКТУ нужно исходя из своей сферы деятельности.
Если после проверки нашлись сходные товарные знаки ― нужно внести правки в свой бренд.
Но даже если сходных товарных знаков вы не обнаружили, не радуйтесь раньше времени. Потому что есть 2 проблемы:
- Базы онлайн-сервисов пополняются нерегулярно. А значит есть риск, что недавно зарегистрированных обозначений в таких реестрах нет.
- Вы не увидите товарные знаки, которые ждут одобрения Роспатента прямо сейчас (либо это будет платно). Такие названия и логотипы могут помешать вашей регистрации. Они имеют приоритет, так как заявку на их регистрацию подали раньше.
Еще один способ проверки ― выполнить поиск товарного знака в Яндексе или Гугле.
По результатам проверки вы узнаете, не работает ли кто-то под вашим брендом. Если такие компании есть, в будущем они могут помешать вашей регистрации в Роспатенте.
Некоторые предприниматели отдают предпочтение проверке по платной базе ФИПС.
Но мало кто знает, что при заказе такой проверки патентное ведомство присылает таблицу выдачи без интерпретации. Человек без опыта не сможет ее прочитать (она очень напоминает полотно компьютерного кода).
Как видите, самостоятельная проверка товарного знака ― довольно сложное занятие, которое требует знания юридических тонкостей.
Мы не видим необходимости для предпринимателей выполнять ее самостоятельно в случае, когда есть возможность получить достоверный результат с интерпретацией от опытного эксперта буквально за 30 минут — обратившись в нашу компанию.
Кто несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав: маркетплейс или поставщик?
Многие предприниматели ошибочно думают, что за любые недочеты «отдуваться» будет маркетплейс. Но это не так. Откройте договор с онлайн-площадкой и внимательно его прочитайте. За любые нарушения интеллектуальных прав несет ответственность поставщик.
Даже если пострадавшая сторона подаст иск в суд на маркетплейс, а не на вас, радоваться рано. Ozon или Wildberries взыщут эти деньги с вас в полном объеме, а еще могут потребовать выплатить дополнительную компенсацию или штраф.
Поэтому, пренебрегать защитой интеллектуальных прав на маркетплейсах не стоит.
Как селлеру не попасть на суды и штрафы при выходе на маркетплейс?
Давайте подрезюмируем все вышесказанное.
Чтобы селлер при выходе на маркетплейс чувствовал себя в безопасности, не переживал о том, что его магазин могут внезапно заблокировать / украсть название / переманить его клиентов / потребовать выплатить немаленький штраф / сделать ребрендинг и т.д., ему нужно позаботиться об интеллектуальных правах.
Для этого нужно:
- Внимательно выбирать поставщиков товара.
- Запрашивать документы, подтверждающие права на товарный знак.
- Сохранять документы, подтверждающие покупку товара.
- Если вы покупаете товар напрямую у производителя, вам не нужно брать у него разрешение на продажу товара.
- Получить разрешение у иностранного правообладателя на ввоз его товара в Россию.
- Выполнить проверку товарного знака и убедиться в его уникальности.
- Если товарный знак не уникален, внести небольшие изменения в обозначение.
- Зарегистрировать товарный знак в Роспатенте самостоятельно или с помощью патентного бюро.
Эти простые правила помогут вам никогда не столкнуться со штрафами и судами из-за нарушения интеллектуальных прав.
Статья подготовлена на основе материалов канала Макса Луцковского.
Читать подробнее в Тенчате