Как передать права на товарный знак

По какому договору могут передаваться права на товарный знак?

Передача товарного знака в пользование другим компаниям и ИП оформляется разными способами: 

• лицензионным договором;
• договором — франшизы;
• договором отчуждения.

Также зарегистрированное обозначение является ценным бизнес-активом, который можно отдать под залог для обеспечения займа денежных средств. Рассказываем об этих возможностях — особенностях и этапах процедур, какими действующими нормативными актами они регулируются.

Договор отчуждения товарного знака (договор уступки)

Процедура проводится на основании следующих статей ГК РФ: 1234 — «Договор об отчуждении исключительного права», 1488 — «Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак».

Происходит полная передача исключительного права на товарный знак другому бизнесу по договору уступки (отчуждения, купли-продажи). Новый владелец получает все права на бренд, а старый владелец их лишается. Это актуально, когда компания меняет вид деятельности или проводит ребрендинг, а также при ликвидации бизнеса.

Сделку могут заключать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но не физические лица. Пользоваться переданным правом на торговую марку могут несколько лиц сразу, но только в разных классах МКТУ. То есть правообладатель может продавать права на знак сразу во всех категориях, в которых зарегистрирован бренд, или в некоторых классах. Во втором случае при регистрации сделки по отчуждению товарного знака нужно оформить новое свидетельство на ТЗ.

В договоре отчуждения исключительного права на товарный знак должны быть указаны:

• данные о прежнем и новом правообладателях;
• предмет сделки, номер свидетельства на товарный знак;
• условия сделки;
• перечень классов МКТУ, в которых владелец будет использовать обозначение;
• сумма и условия оплаты (разовый платеж, ежемесячные отчисления и т. д.).

Договор уступки по умолчанию считается возмездным. Если передача товарного знака осуществляется безвозмездно, это необходимо указать в тексте соглашения. Если не прописать пункт о безвозмездности или не указать условия вознаграждения, документ не будет иметь юридической силы. Также его необходимо оформить в письменном виде и зарегистрировать в Роспатенте.

Как происходит отчуждение прав на товарный знак

1. Юристы составляют договор, стороны согласуют все моменты.
2. Одна из сторон уплачивает госпошлину в размере  15 тыс. рублей, а также за каждый ТЗ или знак обслуживания свыше одного — 13 тыс. рублей. За  выдачу одного свидетельства на бумажном носителе правообладатель выплачивает 3 тыс. рублей (нужно подать ходатайство).
3. Нужно собрать пакет документов для Роспатента, включая текст договора, заявление, чек об уплате пошлины, доверенность на представителя (если он занимается делопроизводством).
4. Документы подаются в Роспатент.
5. В течение 2–3 месяцев регистрирующий орган ведет делопроизводство.

После регистрации договора вносятся изменения в государственный реестр. Права на товарный знак полностью переходят новому владельцу. Он и прежний правообладатель получают соответствующие уведомления, свои экземпляры договора, приложения к свидетельству на знак.

Фото: freepik.com

Новый собственник получает не только все права на обозначение, но и обязанности — должен соблюдать ранее заключенные лицензионные договоры и коммерческой концессии, предусматривающих использование ТЗ третьими лицами. Важно учесть, что срок действия договора не может превышать срок действия товарного знака.

Лицензионный договор на передачу прав

Процедура регулируется Гражданским кодексом РФ — см. статьи 1235 «Лицензионный договор» и 1489 «Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака».

Такой формат использования чужого бренда — вполне законный и широко распространенный. В частности, к нему прибегают селлеры, продающие на маркетплейсах товары различных брендов.

По лицензионному договору правообладатель передает другой стороне право пользоваться товарным знаком на определенных условиях. При этом он остается владельцем бренда, отчуждения прав не происходит. Как и в предыдущем случае, сторонами соглашения могут быть только ИП и  юридические лица.

Документ по передаче прав на использование товарного знака регистрируется в Роспатенте и содержит следующие сведения:

• предмет договора;
• номер, дату регистрации знака;
• данные о сторонах;
• способ использования, классы МКТУ;
• условия, территорию использования знака;
• сумму вознаграждения, порядок уплаты и другие нюансы.

Если не указан срок использования товарного знака, по умолчанию он составляет 5 лет, но не дольше срока действия самого ТЗ. Договор можно расторгнуть досрочно, если одна из сторон нарушила свои обязательства. А если после его подписания лицензиар и лицензиат хотят изменить условия сотрудничества, они заключают дополнительное соглашение и регистрируют его в том же ведомстве.

В договоре указывается сумма вознаграждения. Допускается безвозмездная передача товарного знака, но только если это неисключительная лицензия или исключительная с территориальными/временными ограничениями.

Порядок регистрации такой же, как и при сделке купли-продажи знака (отчуждения).

1. Разрабатывается текст договора, стороны согласуют условия.
2. После уплаты пошлин пакет документов передается в Роспатент — три экземпляра договора (или выписки), платежные документы, заявление, доверенность.
3. Через 2–3 месяца стороны получают уведомление о регистрации и приложение к свидетельству на знак.

Лицензия может быть исключительной. Тогда владелец знака не может передавать права третьим лицам — а только одному лицензиату. Второй вид лицензии — простая, или неисключительная. Передача неисключительных прав на товарный знак предусматривает возможность использовать интеллектуальную собственность разным лицам — то есть, лицензиатов может быть несколько.

Договор франчайзинга (коммерческой концессии)

Еще один способ получения прибыли и расширения бизнеса за счет партнеров — заключение договора коммерческой концессии, или франчайзинга (франшизы). Регулируется статьей 1027 ГК РФ «Договор коммерческой концессии».

Фото: freepik.com

Этот формат предполагает передачу прав не только на товарный знак, но и на стиль бренда, знак обслуживания. Предприниматель, по сути, покупает готовый бизнес — получает доступ к организации производства, патентам, ноу-хау. То есть весь комплекс исключительных прав для ведения коммерческой деятельности. При этом продавец франшизы (франчайзер) не перестает быть полноправным собственником бренда. Он получает прибыль за счет того, что приобретатель (франчайзи) пользуется его интеллектуальной собственностью на коммерческой основе, уплачивая разовый паушальный взнос и периодические выплаты (роялти).

Франчайзи не просто использует бренд, но и на законных основаниях ведет бизнес по стандартам и технологиями франчайзера. То есть работает под его торговой маркой. Для многих предпринимателей это быстрый и выгодный способ запустить бизнес с нуля.

Передачу товарного знака, как и в предыдущих случаях, необходимо регистрировать в Роспатенте. Для этого нужно сделать следующее:

1. Заплатить госпошлину.
2. Собрать пакет документов: три экземпляра договора, свидетельство на товарный знак, чеки, подтверждающие уплату пошлины, доверенность на представителя.
3. Подать заявку и документы в регистрирующий орган.
4. Подождать 2–3 месяца, пока ведется делопроизводство, затем получить уведомление о регистрации.

В договоре должны быть отражены следующие условия:

• данные об участниках сделки;
• размер единоразового платежа, который покупатель франшизы платит владельцу — паушального взноса;
• сумма и периодичность выплаты роялти;
• условия взаимодействия, права и обязанности сторон;
• территорию и срок действия товарного знака;
• основания для досрочного расторжения соглашения и другие моменты.

Срок действия договора. Если он бессрочный, то не ограничен ничем, кроме периода действия правовой охраны бренда.

Залог на товарный знак

Согласно 1232 ГК РФ, исключительное право на использование товарного знака может стать предметом залога. С его помощью правообладатель может обеспечить обязательства перед партнерами по бизнесу или кредиторами. Заключив соответствующий договор, он может и далее пользоваться брендом, а залогодержатель — нет. Вторая сторона получает права на товарный знак только тогда, когда владелец не выполняет финансовые обязательства.

В договоре прописывают следующие моменты:

• стоимость товарного знака;
• сроки исполнения сторонами своих обязательств;
• условия (обстоятельства) передачи исключительного права к залогодержателю;
• сроки выполнения обязательств;
• по желанию сторон можно прописать ограничения для правообладателя на использование бренда.

Необходимо правильно оценить стоимость знака как актива компании. Не менее важно зарегистрировать договор залога в Роспатенте. Для этого нужно собрать пакет документов: два экземпляра договора (или выписки с условиями) и еще один экземпляр для Роспатента, заявление о регистрации, квитанцию об уплате пошлины. Процедура может занять 2–3 недели.

Оформление прав на товарный знак

Чтобы подобрать формат передачи товарного знака, правильно оформить соглашение с учетом интересов обеих сторон, собрать бумаги для регистрации, провести процедуру корректно и оперативно, прибегают к помощи опытных юристов и патентных поверенных. Они занимаются подготовкой договора и других бумаг, сопровождают каждый этап делопроизводства, включая уплату пошлин, следят за соблюдением сроков регистрации. Такие услуги оказывают специалисты «Института Инноваций и Права». Организуют передачу прав на бренд оперативно, юридически грамотно, защитят ваши интересы, избавят от хлопот и бумажной рутины.

Фото: freepik.com

Чтобы получить бесплатную консультацию и стать нашим клиентом, позвоните по номерам телефонов 8 (804) 333-01-89, 8 (499) 681-61-47 или оставьте свои контакты на сайте.

Источники

• • Квициния Н.В., Осадченко Э.О. Право пользования товарным знаком: регулирования передачи и пробелы в действующем законодательстве // Журнал «Legal Concept» — 15.01.2023. Источник: cyberleninka.ru
  • Егорычева Л.А. Отдельные вопросы правового регулирования договора об отчуждении исключительного исключительного права на товарный знак // журнал «Наука через призму времени» СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» — №5 (38) 2020. Источник: elibrary.ru
  • Текутова Д.С. Лицензионный договор как способ распоряжения исключительным правом на товарный знак // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» — №1 (28) 2019. Источник: alley-science.ru
  • Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. Источник: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#76
  • Федеральный закон РФ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Источник: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/federalnye-zakony/federalnyy-zakon-ot-18-dekabrya-2006-g-231-fz.php
  • Приказ Минэкономразвития РФ от 10.06.2016 № 371. Источник: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-10-iyunya-2016-g-371.php
  • Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416. Источник: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/postanovleniya-pravitelstva-rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24-dekabrya-2015-g-1416.php