Сохранить статью:
О чем речь? Использование чужого товарного знака — незаконное применение зарегистрированного обозначения без разрешения правообладателя, которое вводит потребителей в заблуждение и наносит ущерб репутации бренда.
Какие последствия? Правообладатель вправе требовать прекращения нарушения, возмещения убытков или компенсации, а также изъятия контрафактной продукции из оборота через судебные органы.
Когда не разрешается, а когда допускается использование чужого товарного знака
Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарный знак и знак обслуживания дают исключительные права владельцу на товар или услугу, что удостоверяется свидетельством. Например, товарный знак Raffaello — это зарегистрированное обозначение конфет, выпускаемых итальянской компанией Ferrero. Знаком обслуживания является черно-желтый логотип с надписью Яндекс Go, который используется для идентификации услуг такси, каршеринга и доставки компании «Яндекс».
Согласно п. 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе применять зарегистрированное обозначение без согласия его владельца. Например, нарушением будет размещение товарного знака Raffaello на упаковке кондитерских изделий другого производителя.
Не считаются противозаконными следующие действия, связанные с использованием организацией чужого товарного знака, знака обслуживания или похожего обозначения:
Использование обозначения в информационных или описательных целях
США первыми признали, что описательное использование товарных знаков и знаков обслуживания не считается нарушением. Речь идет о добросовестном использовании значения слова для характеристики продукта, а не для того, чтобы продемонстрировать покупателю связь между ним и конкретной компанией.
Например, имеется товарный знак «Живая вода». В интернете был размещен материал о разновидностях бутилированной воды и использовалось словосочетание «живая вода». В данном случае чужое обозначение имеет описательный характер. Исключительные права владельца не были нарушены.
В Российской Федерации описательное использование товарного знака не закреплено на законодательном уровне. Однако в 2019 году Верховный Суд Российской Федерации дал толкования и разъяснения по вопросам судебной практики, касающимся ситуаций, когда отсутствует нарушения прав владельцев товарного знака. Речь идет о случаях, когда зарегистрированные обозначения используются в общеупотребительном значении, а не для выделения продукта среди аналогичных товаров. Слова и словосочетания, являющиеся зарегистрированными товарными знаками, могут свободно употребляться в повседневной речи. Они могут использоваться для описания товара. Это не является незаконным использованием чужого товарного знака.
Источник: shutterstock.com
Пример 1. Спор по интеллектуальным правам между индивидуальным предпринимателем, правообладателем товарного знака «Оригами», и ООО «ЁбиДоёби».
Истец ― индивидуальный предприниматель, владелец товарного знака «Оригами», подал в суд на ООО «ЁбиДоёби», которое разместило в сети материал с текстом: «ЁбиДоёби» покупает. Оригами». Речь шла о бонусной программе, которую ООО предоставляло покупателям при доставке продукции в обмен на фигурки из бумаги.
В решении суда по интеллектуальным правам приведены следующие доводы: «простое использование словесного обозначения, являющегося чужими исключительными правами, само по себе не является нарушением, в особенности если оно имеет смысловую нагрузку (буквальное значение слова) и не относится к товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак».
Таким образом, описательное использование товарных знаков и знаков обслуживания не считается нарушением. Это подтверждается практикой арбитражных судов Российской Федерации по рассмотрению споров по интеллектуальным правам.
Пример 2. Суды отказали в удовлетворении иска истца, который хотел привлечь к ответственности лицо, разместившее товарный знак «Репробанк». Суды ссылаются на то, что слово «репробанк» расшифровывается как «банк репродуктивных тканей». Оно использовалось ответчиком для того, чтобы донести до потребителей медицинскую терминологию на понятном языке.
Добросовестное использование товарного знака до даты подачи заявки в Роспатент
Процедурой государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания занимается Роспатент. Например, можно оформить исключительные права на словесное название компании. При успешном прохождении процедуры регистрации заявитель получает свидетельство на товарный знак. Есть такое понятие, как приоритет товарного знака. Это дата, с которой фиксируется первенство заявителя на обозначение (ст. 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Случается, что несколько лиц в течение длительного времени используют в своей деятельности одно обозначение и не подают заявку в Роспатент. Если один из них направит заявление о регистрации обозначения и получит свидетельство, то он имеет право взыскать компенсацию за незаконное использование своего товарного знака и потребовать прекращения таких действий с его интеллектуальной собственностью (ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Судебная практика показывает, что владелец исключительных прав на товарный знак не может запрещать его использование лицу, которое это делало до даты приоритета (дата подачи заявки в Роспатент).
Пример 3. Отрицательные решения были приняты судами по делу о запрете использования обозначения «Большая мода» и наказании ответчика за использование чужого товарного знака, взыскании компенсации. Позиция суда состоит в том, что словесное обозначение «большая мода» добросовестно использовалось до даты приоритета товарного знака и даты его регистрации.
Отметим, что доказать факт добросовестного использования словесного или иного обозначения до его регистрации в Роспатенте как товарного знака или знака обслуживания должно лицо, которому выдвинуты требования о нарушении чужих прав.
Ответственность за использование чужого товарного знака
Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует ответственность за нарушение исключительных прав на зарегистрированные обозначения. Судебная практика показывает, что иски с требованием компенсации за использование чужого товарного знака и возмещении убытков правообладатель предъявляет магазину, а не производителю.
Источник: shutterstock.com
Поэтому важно тщательно проверять наличие у поставщика продукции под чужим брендом:
- свидетельства на товарный знак (знак обслуживания);
- договора между правообладателем и другим лицом (лицензия).
Обязанности лицензиата: обеспечение соответствия качества производимых или реализуемых под товарным знаком или знаком обслуживания товаров или услуг требованиям, установленным лицензиаром. Правообладатель имеет право осуществлять контроль соблюдения данного условия лицензиатом. Согласно п. 2 ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицензиат и изготовитель несут солидарную ответственность. Получается, что вы защищены вдвойне. Важно проверить, имеется ли у поставщика право продавать товар не под его товарным знаком. Если качество товара неудовлетворительное, то вы можете, ориентируясь на предоставленные документы, предъявить требования (в том числе регрессные) к лицензиату и/или изготовителю.
Чем грозит использование чужого товарного знака? Законом предусмотрена ответственность за незаконное использование обозначения и реализацию продукции под чужим товарным знаком. Виды ответственности:
- Суд может определить компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей (не выше суммы, заявленной владельцем товарного знака).
- Суд может назначить штраф в двукратном размере: стоимости продукции, на которой размещен товарный знак, или стоимости права использования интеллектуальной собственности. Последняя определяется исходя из стоимости, которая уплачивается на законных основаниях за использование произведения или товарного знака. Таким образом, реализуя недорогую контрафактную продукцию, вы заплатите штраф, исходя из стоимости подлинного товара.
Владелец исключительных прав может выдвинуть следующие требования к ответчику:
- Снять продукцию с продажи.
- Изъять и уничтожить товары за свой счет. Законом не предусмотрена компенсация стоимости изъятой продукции продавцу.
Судебная практика показывает, что за каждый отдельный случай нарушения с продавца взыскивается компенсация правообладателю в сумме от 10 тысяч до 5 млн рублей. Например, если на одном товаре размещены два разных товарных знака, то это два нарушения, а не одно.
Иски по несанкционированному использованию товарного знака направляются в суды по интеллектуальным правам. За последние годы таких дел стало больше. При этом правообладатель не должен доказывать нарушения его прав.
Как проверить конкурентов на использование чужого товарного знака
Говорить о нарушении чужих исключительных прав можно, если присутствуют следующие признаки.
Сходство до степени смешения
Речь идет не о полной идентичности. Могут присутствовать незначительные отличия. В данном случае два товарных знака настолько похожи, что потребители могут их перепутать. Примеры:
- пиво «Невское» и «AMRO НЕВСКОЕ» (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда № 2979/06 от 26.09.2006 г.);
- клиника «Доктор Арбитайло» и «Доктор А» (Постановление Суда по интеллектуальным правам № А70-8627/2019 от 12.03.2020 г.);
- студия «Маникюр в 4 руки» и «4 hands» (Решение Арбитражного суда Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016 г.).
Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного суда № 10 от 23.04.2019, суды берут во внимание то, где используется товарный знак, срок использования и узнаваемость покупателями. Сходство до степени смешения является ключевым оценочным фактором.
Однородность продуктов и услуг
Если у вас салон красоты, а другая организация использует ваш товарный знак в продвижении автосервиса, то это не будет считаться использованием чужого товарного знака в рекламе. О нарушении исключительных прав можно говорить, если компании работают в смежных сферах бизнеса. Например, занимаются продажей жилой недвижимости и загородных домов, производят косметическую продукцию и средства личной гигиены и т.д.
Суды учитывают вид продукции и услуг, их назначение, условия продажи, круг покупателей и другие существенные факторы (п. 42 Обзора, утв. Президиумом Верховного суда Российской Федерации от 23.09.2015 г.).
Например, услуги «продажа товаров» и «маркетинг» не относятся к одному виду деятельности, имеют разную целевую аудиторию и условия продажи (Решение Суда по интеллектуальным правам № СИП-343/2017 от 29.09.2017 г.). А «пульт дистанционного управления» и «автоматизированные системы для дистанционного управления на производстве» являются однородными, так как выполняют одну функцию, имеют один круг покупателей и реализуются в специализированных торговых точках (Постановление Суда по интеллектуальным правам № СИП-3/2020 от 08.10.2020 г.).
Использование в коммерческой деятельности без лицензии
Если вы сами сошьете себе платье для похода в театр и напишете на нем Gucci, то это не будет являться нарушением. Если вы станете продавать изделия с таким обозначением, то это уже будет считаться контрафактной продукцией. Таким образом, о нарушении можно говорить, если имеется факт коммерческого использования с целью получения дохода, для производства продукции, рекламы и т.д. Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет ответственность за незаконное размещение чужого обозначения на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламе и т.д.
Взыскание компенсации за использование чужого товарного знака
В основном правообладатели, чьи права были нарушены, выдвигают требования о взыскании компенсации. Это связано с тем, что сложнее доказать сумму ущерба, несмотря на факт наличия нарушения.
Какой штраф за использование чужого товарного знака?
Источник: shutterstock.com
Суд принимает решение о сумме компенсации, исходя из существенных обстоятельств дела, а не основывается на требованиях правообладателя. Ее размер может варьироваться от 10 тысяч до 5 млн рублей. Во внимание берется характер нарушения.
Пункт 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О ряде вопросов, возникших из-за введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» указывает, что сумма компенсации должна быть обоснована.
Суд учитывает следующие существенные обстоятельства:
- характер правонарушения;
- как долго товарный знак использовался незаконно;
- степень вины ответчика;
- количество правонарушений (единичный случай или несколько раз);
- вероятный ущерб, понесенный правообладателем.
Суд принимает решение, основываясь на нормах Гражданского права, а также учитывает соразмерность штрафных санкций и последствий незаконного использования чужого обозначения.
Важно! Компенсация истцу должна соответствовать причиненному ущербу и не являться способом получения прибыли за счет нарушителя. Поэтому есть вероятность снижения суммы требований правообладателя.
Часто задаваемые вопросы об использовании чужого товарного знака
В каких случаях за использование чужого товарного знака могут ликвидировать компанию, ИП-нарушителя?
Это возможно, если конкурирующая компания многократно и грубо нарушает права владельца товарного знака. В этом случае следует обратиться в прокуратуру. По требованию прокурора организацию или индивидуального предпринимателя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации). Многократным является нарушение, если лицо уже привлекалось к ответственности за нарушения такого типа. А грубым — если речь идет о серьезном ущербе.
Например, в Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя за хранение и продажу контрафактных DVD-дисков. Суд принял во внимание тот факт, что индивидуальный предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение, а сумма ущерба составила 163 тысячи рублей (решение Арбитражного суда Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013 г.).
Когда предусмотрено уголовное наказание за использование чужого товарного знака?
Это возможно, если конкурирующая фирма неоднократно использовала товарный знак и это повлекло за собой ущерб в размере не менее 250 тысяч рублей. В этом случае нарушитель может получить штраф до 300 тысяч рублей и тюремное наказание сроком до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. Если нарушителем является организованная группа, то штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок тюремного заключения — до 6 лет (ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Как доказать использование чужого товарного знака?
Нельзя сказать однозначно, какие доказательства суд примет во внимание. Поэтому подойдут все документы и свидетельства, демонстрирующие несанкционированное использование чужого обозначения. Это могут быть:
- образцы контрафактной продукции;
- чеки, товарные накладные;
- рекламные брошюры, распространяемые для продажи контрафакта;
- таможенные декларации об импорте контрафактных товаров;
- фотографии магазина, вывесок;
- нотариальный протокол осмотра интернет-страницы, группы в социальной сети, страниц на маркетплейсах и т.д.
Таким образом, товарный знак подтверждает исключительные права владельца. Если не зарегистрировать обозначение, используемое для индивидуализации, то можно столкнуться с патентным троллингом. Такие лица специализируются на предъявлении патентных исков. Это чревато тем, что вы будете вынуждены отказаться от бренда или заплатить крупные штрафы и компенсации. Есть риск, что придется начать все сначала.
- Новоселова Л. А. и др. Товарные знаки. Проблемы применения ответственности за нарушения прав. Монография. – Издательство «Проспект», 2019.
- Резникова И. Как защитить товарный знак от незаконного использования.
- Кириллова Д. Д. Защита исключительного права на товарный знак : дис. – Сибирский федеральный университет, 2020.
Источник изображения на шапке: shutterstock.com
