Что такое лицензионный договор
Определимся с самим понятием. Лицензионный договор — это соглашение между правообладателем и другим лицом по передаче исключительного или неисключительного права. После совершения сделки это лицо сможет использовать объект, указанный в документе, на определенных условиях.
Предметом договора может выступать товарный знак или знак обслуживания, логотип, упаковка или другое средство индивидуализации. Можно передавать в пользование изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также компьютерный софт, базы данных. Часто лицензии оформляют на произведения искусства и другие объекты интеллектуальной собственности.
Суть лицензионного договора — продажа (передача за вознаграждение) права на использование объекта. При этом лицензиат обязуется выполнять ряд условий.
В отличие от отчуждения, лицензия не означает полный переход исключительного права. Правообладатель просто позволяет кому-то еще пользоваться обозначением или разработкой в четко обозначенных границах, в течение какого-то времени.
Виды лицензионных договоров
Существуют три основных вида лицензий:
- Простая (неисключительная, неэксклюзивная). Предоставляет получателю неисключительное право пользоваться объектом в коммерческой деятельности. Владелец может сам продолжать использовать его на той же территории. Или может заключать договоры с любым количеством лицензиатов. Тогда несколько производителей могут выпускать продукт под одной и той же торговой маркой.
- Исключительная (эксклюзивная). Ограничивает число получателей. Больше никто не может пользоваться объектом на этой территории, даже правообладатель.
- Принудительная. Встречается достаточно редко — в судопроизводстве. Например, когда правообладатель не пользуется средством индивидуализации или разработкой в течение 3–4 лет, не продает никому лицензию. Суд может обязать владельца передать права заинтересованным лицам.
На один и тот же объект можно выдать несколько эксклюзивных лицензий с разным объемом прав. Например, один лицензиат будет пользоваться брендом или изобретением на территории Москвы, другой — в Екатеринбурге, третий — в Новосибирске. У каждого из них будет исключительное право в пределах своего города или региона. Ограничить можно не только территорию, но и спектр товаров — главное, чтобы они были разнородными. Один предприниматель будет шить одежду под этим брендом, другой — выпускать косметику и парфюм, третий — аксессуары. Если товары будут однородными, это может ввести потребителя в заблуждение. Роспатент, вероятно, не зарегистрирует такой договор.
Что должно быть в лицензионном договоре
Отношения между сторонами регулирует законодательство РФ. Общие положения указаны в статьях Гражданского Кодекса (с 1235-й по 1239-ю), пользование отдельными объектами регламентируется различными главами.
В ГК РФ указано, что соглашение заключается только в письменной форме (кроме тех случаев, когда закон предусматривает иное). Сделка, не оформленная на бумаге, не считается действительной.
Но есть и исключения. Разрешить печатать свой текст в периодическом издании можно на словах. Если в пользование предоставляется софт, применяется оберточная лицензия, условия можно прочитать на упаковке электронного продукта. Каждый соглашается соблюдать условия лицензии с того момента, как только начинает пользоваться программным продуктом.
Вместо традиционного обмена подписанными бумагами сегодня контрагенты обычно высылают друг другу сканы на email. Лицензиар может разместить публичную оферту на своем официальном сайте.
Необходимо ответственно подойти к составлению документа. Важно указать следующие моменты:
- Предмет соглашения — объект, которым сможет распоряжаться другое лицо. Предмет нужно обозначить максимально точно, указать номер государственной регистрации товарного знака, патента. Если нужно передать в пользование большое количество объектов, имеет смысл перечислить их в отдельном списке, в виде приложения.
- Способы, условия пользования. Лицензиат может пользоваться объектом исключительно в указанном объеме.
- Размер, порядок определения, сроки и условия выплат. Лицензионный договор считается возмездным по умолчанию. Если пропущен пункт о вознаграждении, документ не имеет юридической силы.
Существуют различные варианты расчета:
- регулярные выплаты в оговоренном размере;
- разовый платеж;
- процент от полученной прибыли (роялти).
Лицензиар платит правообладателю вознаграждение, даже если перестает пользоваться объектом: ничего не выпускает под торговой маркой, не пользуется патентом. Неиспользование не означает по умолчанию расторжение договора и не освобождает от выплат.
Какие еще пункты важно внести в текст документа:
- территориальные ограничения, срок действия;
- ответственность обеих сторон;
- размер неустойки за нарушение условий;
- порядок досрочного расторжения договора;
- тип лицензии.
Если последний момент не конкретизирован, лицензия считается неисключительной. Владелец изображения может сотрудничать с брендом одежды, заключив исключительную лицензию, а фотобанкам передавать право на демонстрацию фото в сети по простой лицензии.
Необходимо обозначить пределы использования объекта. То есть, прямо указать все ограничения. При этом нельзя запретить действия, необходимые для корректной работы программы (ст. 1280 ГК РФ).
Важно предусмотреть возможность передачи прав по сублицензии. Если такой пункт есть в тексте, лицензиат сможет продавать права другим предпринимателям.
Кто может заключить договор
В сделке есть две стороны:
- лицензиар владеет охраняемым объектом, передает право пользования;
- лицензиат (получатель) получает право на указанных условиях.
Заключать возмездные договоры лицензии по закону могут только юрлица и ИП.
Безвозмездные договоры вправе заключать лишь некоммерческие организации и физические лица.
Срок действия лицензионного договора
Нельзя получить лицензию на период, превышающий срок охраны передаваемого объекта. Для товарного знака и полезной модели это 10 лет, для промышленного образца — 5 лет, изобретения — 20.
Срок действия лицензионного договора зависит от даты приоритета. Например, товарный знак можно передать в пользование максимум на 10 лет. Но если с момента регистрации прошло 4 года, заключить договор можно лишь на 6 лет.
Если конкретный срок в лицензионном договоре не указан, считается, что соглашение заключено на пять лет. Его можно расторгнуть раньше срока, в том числе в одностороннем порядке. В тексте документа должна быть указана такая возможность.
Территория действия договора
Так же, как и срок заключения, территориальный охват лицензии не может выходить за рамки действия правовой охраны объекта. Если он охраняется на территории России, то по лицензии его можно использовать по всей стране или в отдельных регионах. Если обозначение охраняется в других государствах, вы можете заключить международный договор.
Если в тексте документа не указана географическая привязка, лицензия действует на всей территории страны по умолчанию.
Ограничивать территорию принципиально важно, когда вы предоставляете несколько исключительных лицензий. Тогда сможете заключать договоры для каждого региона или города. А лицензиаты на местах будут выдавать сублицензии и создавать свои сети.
Сублицензионный договор: чем отличается от лицензионного
Лицензиат может передать право на использование объекта третьим лицам с разрешения правообладателя. Для этого заключается договор сублицензии.
Сублицензирование отлично работает с крупными франшизами. Мастер-франчайзи расширяет сеть в своем регионе — выдает сублицензии отдельным точкам и сам становится лицензиатом.
Для заключения сублицензионного договора нужно получить письменное согласие лицензиара, чтобы сделка имела юридическую силу. Оно не требуется, если в лицензии прописана возможность сублицензирования.
Если исходная лицензия действует на территории Владимирской области, нельзя выдать сублицензию в Самаре. Срок сублицензии ограничен временем действия основной лицензии.
Лицензиат отвечает перед правообладателем за действия сублицензиата — если в исходном соглашении не значится иное.
Государственная регистрация договора в Роспатенте
Согласно ГК РФ, документ подлежит обязательной регистрации. Процедуру осуществляет Роспатент. Если не зарегистрировать передачу прав, она не считается действительной. Расторжение лицензионного договора тоже необходимо регистрировать.
Требование относится к товарным знакам, слоганам, упаковкам, знакам обслуживания, а также патентам на изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Если вы имеете дело с художественными произведениями, ноу-хау, коммерческой тайной, программными продуктами, регистрация не нужна.
Необходимо заранее договориться, какая сторона будет взаимодействовать с Роспатентом и оплачивать пошлины. Процедура государственной регистрации включает следующие этапы:
- Подготовка текста лицензионного договора и заявления.
- Отправка пакета документов в Роспатент, уплата госпошлины.
- Экспертиза предоставленных документов специалистами Роспатента. Бумаги проверяются на соответствие всем требованиям законодательства.
- Ответы на запросы. Регистрирующий орган присылает уведомления для уточнения присланных данных, на которые нужно оперативно реагировать.
- Регистрация документа.
Обычно процедура занимает около двух месяцев. После проверки документов ведомство может принять решение об отказе — если пакет неполный, допущены ошибки в оформлении или есть другие нарушения.
Очень важно уплатить пошлины. Их размер легко уточнить на сайте Роспатента.
Актуальные суммы за рассмотрение заявки следующие:
- 4 тысячи рублей — для патентов на разработки + 2 тысячи рублей за каждый дополнительный объект;
- 15 тысяч рублей — если передается товарный знак или знак обслуживания + 13 тысяч рублей за каждое дополнительное обозначение более одного.
Для других действий (регистрация изменений, расширение объекта, расторжение соглашения) также предусмотрены пошлины.
Если Роспатент откажет в регистрации, уплаченная пошлина не возвращается.
Риски при самостоятельном заключении
Очень часто предприниматели скачивают готовый шаблон из интернета и подписывают, не вникая в тонкости. И совершенно напрасно.
На что нужно обращать внимание:
- Документ должен содержать все ключевые условия, о которых шла речь выше. Иначе сделка будет признана недействительной.
- Следует отразить обстоятельства конкретной сделки. В скачанном шаблоне специфика вашей ситуации не будет учтена. Вторая сторона отыщет лазейку в договоре, что принесет вам убытки.
- Важно проверить полномочия лицензиара. Если на самом деле он не является правообладателем, получив лицензию, вы всё равно будете пользоваться объектом незаконно.
- При получении сублицензии потребуйте исходный лицензионный договор. Уточните, предусматривает ли он передачу права по сублицензии.
На всякий случай напомним: нельзя без разрешения использовать чужую интеллектуальную собственность. Отсутствие письменно оформленного договора грозит судом и выплатой компенсации в размере до пяти миллионов рублей.
Еще одна типичная ошибка: стороны подписывают соглашение, но долго не регистрируют его. Это не запрещено: закон не устанавливает конкретные сроки. Но если возникнет конфликт и выяснится, что сделка недействительна, правообладателя, скорее всего, обяжут вернуть роялти.
Чтобы избежать возможных рисков, обращайтесь к опытным юристам и патентным поверенным «Института Инноваций и Права». Быстро и грамотно составим лицензионный договор на любой объект интеллектуальной собственности. Учтем все нюансы, защитим ваши интересы. Возьмем на себя переговоры с контрагентами и процедуру государственной регистрации. Также выполним все необходимые формальности, когда вы решите расторгнуть или изменить текст соглашения.
Остались вопросы? Позвоните нам, напишите в мессенджер или оставьте свои контакты на сайте. Подробно проконсультируем вас по всем вопросам, ознакомим с услугами и тарифами нашего патентного бюро.
Использованные источники
- Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 от 18.12.2006 N 230-ФЗ. Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya
- Федорова О.О., Яковлев В.И. Правовые проблемы лицензионных договоров при использовании объектов интеллектуальной собственности // Проблемы науки. — 2020. Источник: cyberleninka.ru
- Зыбарева, Е.В. Лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права: сравнительный анализ, актуальные проблемы // Молодой ученый. — 25.10.2023. Источник: moluch.ru
- Демьяненко Е. В., Шпак А.В. Понятие и правовая природа лицензионного договора // Юристъ-правоведъ. — 2019. Источник: elibrary.ru