Как знание юридических тонкостей помогло нам в регистрации бренда «BORUS»

Доверитель обратился к нам в сложной ситуации. Ранее он решил самостоятельно зарегистрировать товарный знак «BORUS» для машиностроительного завода. Подал заявку в Роспатент и получил отказ. Причина ― его товарный знак сходен до степени смешения с уже зарегистрированными обозначениями.

Мы стали думать, как нам помочь доверителю. Эксперты предложили следующую стратегию:

Во-первых, необходимо было пересмотреть список классов МКТУ доверителя и сузить круг товаров и услуг строго до тех, для которых подается заявка. Это помогло бы исключить противопоставление товарных знаков, с которыми клиент по роду деятельности не пересекается совсем.

Во-вторых, крайне важно было оспорить регистрацию сходного товарного знака «БОРУС» (ТЗ № 858464). Спор происходил в административном порядке и рассматривался в Палате по патентным спорам Роспатента.

В результате, нам удалось добиться от правообладателя мешающего товарного знака письма-согласия на нашу регистрацию.

Но на этом еще не все.

В ходе рассмотрения заявки, Роспатент противопоставил нашему обозначению ещё один товарный знак «Борус» (ТЗ № 557112), который был зарегистрирован в отношении водного транспорта. Напомню, что доверитель представлял на рынке автомобильную специализированную технику.

Поскольку одного нашего довода о неоднородности предоставляемых услуг оказалось недостаточно, мы провели исследование.

Выяснилось, что компании-правообладатели мешающих знаков были аффилированными лицами. Сами компании имели один и тот же пул владельцев, то есть фактически входили в группу и контролировались одними и теми же лицами.

Умело используя собранные данные, мы смогли убедить эксперта Роспатента в том, что, раз правообладатель первого товарного знака дал согласие (что не могло случиться без ведома всей группы аффилированных лиц), то и по второму товарному знаку вся группа лиц фактически допустила регистрацию нашего обозначения.

Эти доводы убедили эксперта Роспатента и заявка была одобрена.